决定评析 | 标准必要专利修改超范围的判断
【弁言小序】
权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，分案申请中权利要求修改同样不得超出原申请记载的范围。通信领域技术快速发展，标准和规范更新频繁，很多标准必要专利与标准的制定和修改同步申请，造成标准必要专利随着标准提案的修改而同步修改的情况。在理论和实践中对标准必要专利的信息披露程度存在不同看法，本文以案说法，基于一专利权无效宣告请求案中对涉标专利权利要求修改是否超范围进行分析，具体说明在专利权无效宣告程序中如何对标准必要专利进行修改超范围的判断。
【理念阐述】
专利标准化需要平衡专利权人利益与社会公共利益，信息披露制度就是利益平衡原则指导下标准化制度构建的体现，既保护了专利权人的合法权益，又防止其可能的滥用行为，同时也兼顾了社会公众的公共利益。在实践中，标准制定组织可以要求成员对其提供的技术方案中的专利信息进行充分披露，以有利于标准组织对是否采纳该方案作出选择。如果技术方案的提供者或标准制定的参与者未向社会公众披露其所拥有或控制的专利信息，隐瞒或不披露专利信息，则违反了信息披露制度，在司法实践中可能会以“默示许可”作为罚则。这本质上是民法中诚实信用原则和禁止权利滥用原则在技术标准化中的一个具体体现，也是标准制定过程中对专利滥用的一种反垄断规制。因此，设定信息披露制度的目的是在专利权人和公众利益之间进行平衡，以达到标准化所追求的最佳秩序。
【案例演绎】
涉案专利为A公司持有的通信领域3GPP标准必要专利，B公司对该专利提起专利权无效宣告请求，无效宣告程序中双方争议的焦点在于，A公司在3GPP标准以后修改的权利要求书是否超出母案记载的范围。经过审理，合议组结合事实充分论证，并作出审查决定。
涉案专利涉及一种高速上行链路分组接入中的自治传输的慢MAC-E，该案的背景技术涉及多篇3GPP技术规范，包括3GPP TS 25．309标准、 Rl-041069规范、Rl-041087规范、Rl-041211规范、3GPP TR 25．808标准、以及3GPP TS 25．309标准。该案使用独立于空中接口传输时间间隔（TTI）、混合自动重复请求（HARQ）过程或增强型专用传输信道（E-DCH）调度的控制参数，该控制参数定义后续新的传输之间的最小传输间隔。可选地，可以在MAC-d层中引入新的MAC参数。在优选的实施方式中，新的参数是“虚拟TTI”，其定义用于MAC-d流的后续新的传输之间的最小时间间隔。在虚拟TTI期间，仅允许一次的首次传输。其要解决的技术问题是“节省控制开销”。
专利权无效宣告请求程序中，请求人提出，权利要求1中修改后的特征“其中检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组包括：检查以确定是否所述媒体接入控制实体清空其无线链路控制缓冲器”超出了原申请的记载。具体理由为：原申请没有公开“检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组”，也不涉及“检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组”与“检查以确定是否所述媒体接入控制实体清空其无线链路控制缓冲器”两者之间有任何包含关系。因此，权利要求1不符合我国专利法实施细则第四十三条第一款的规定。
对此，专利权人认为，基于本专利的原始公开文本全文，特别是母案的公开文本说明书第14页最后一段至第15页第2段和说明书附图7记载的内容，可以直接地、毫无疑义地确定权利要求1和10中限定的上述技术特征。具体而言，根据原申请文件说明书上标第15页第2段内容记载了UE MAC操作的两种情况，通过结合考虑这两种情况，以及说明书附图7，可以直接地、毫无疑义地确定修改后的权利要求1中限定的上述技术特征。其中，根据记载的情况（ii）“如果MAC不能够清空缓冲器，则MAC还将为下一个空中接口TTI检查RLC缓冲器”，可以直接得出，存在对于MAC是否“清空了”RLC缓冲器的检查。这是因为只有MAC“无法清空缓冲器”，MAC才会为下一个TTI（对应于权利要求1中的“当前空中接口传输时间间隔”）检查RLC缓冲器。因此，当MAC为下一个（“当前”）TTI检查缓冲器时，就存在“缓冲器没有被清空”的确定。并且，在缓冲器被清空的情况下，MAC将在确定由虚拟传输时间间隔所确定的时间段过去之后检查缓冲器（即上面内容记载的情况（i））。因此，修改后的权利要求1和10并未超出原申请记载的范围。
对于双方当事人的上述意见，合议组经审理认为，专利权人在提出分案申请时主动修改了权利要求书，出于对标（对应于3GPP TS 25.321 V9.5.0（010-12））考虑，从母案申请的“检查三”步骤出发，根据标准增加了“检查一”和“检查二”步骤。该案审理的焦点在于如何站位本领域技术人员判断原申请文件是否记载了权利要求修改后的技术方案。对于原申请文件直接地、毫无疑义地确定的内容的判断，应该站位本领域技术人员，全面、客观地解读原申请文件明确记载的技术内容，并在此基础上，确认哪些技术内容虽然没有明确记载，但却是本领域技术人员可以直接确定的内容，以及是本领域技术人员可以通过分析判断来确定其具有技术上的必然性的内容。就该案而言，权利要求1内容如下：
“1.一种由移动台执行的、用于其中不需要来自网络的调度授权的自治增强型上行链路传输的方法，包括：
确定媒体接入控制实体的虚拟传输时间间隔，其中，虚拟传输时间间隔限定在增强型上行链路传输之间允许的最小时间间隔，所述虚拟传输时间间隔独立于空中接口传输时间间隔：检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组（下称‘检查一’），其中检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组包括：检查以确定是否所述媒体接入控制实体清空其无线链路控制缓冲器（下称“检查二”）；以及针对其中确定为所述媒体接入控制实体没有在当前空中接口传输时间间隔中传输的情况，仅在确定由所述虚拟传输时间间隔所确定的期间已经过去之后传输下一数据分组。”
根据权利要求1的撰写内容可知，权利要求1限定了两个检查步骤，即：“检查一”和“检查二”；并且，该权利要求1还限定了“检查一”与“检查二”两者为包括关系，即“检查一”包括“检查二”。然而，上述“检查一”“检查二”，以及“检查一”与“检查二”的包括关系均未在原说明书和权利要求中有记载，超出了原申请的记载范围。具体理由如下：
首先，原申请文件没有记载权利要求1中限定的特征“检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组”（即“检查一”）；上述“检查一”是对当前TTI是否传输数据的检查。根据原申请文件说明书的记载内容可知，在原申请文本中记载的相关步骤是：判断MAC是否能够在当前TTI清空RLC缓冲器（即“检查三”），根据判断结果来确定是否在下一个虚拟TTI传输还是下一个TTI传输。可见，原申请文本记载的步骤是对当前TTI清空能力的判断，判断MAC能够在当前TTI清空RLC缓冲器是一种能力的判断，即判断MAC是否能够在当前TTI清空RLC缓存器，而不是检查MAC事实上是否在当前TTI传输（即“检查一”）。
其次，原申请文件没有记载权利要求1中限定的特征“其中检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组包括：检查以确定是否所述媒体接入控制实体清空其无线链路控制缓冲器”（即原申请文件未记载“检查二”，该检查二是对缓冲器清空状态的判断。且原申请文件未记载“检查一”与“检查二”两者为包括关系）。在原申请文件说明书第15页第2段记载了“在这些条件下的UE MAC的操作的例子如下：（i）如果MAC能够在该空中接口TTI期间清空RLC缓冲器，则在虚拟TTI后，MAC将在下一个预定的后续时间间隔检查RLC缓冲器；（ii）如果MAC不能够清空缓冲器，则MAC还将为下一个空中接口TTI检查RLC缓冲器”。根据上述记载内容可知，在原申请文本中记载的相关步骤是：判断MAC是否能够在当前TTI清空RLC缓冲器，根据判断结果来确定是否在下一个虚拟TTI传输还是下一个TTI传输。可见，原申请文本记载的步骤是对当前TTI清空能力的判断，判断MAC能够在当前TTI清空RLC缓冲器是一种能力的判断，即判断MAC是否能够在当前TTI清空RLC缓存器，而不是检查MAC事实上是否已清空RLC缓冲器（即“检查二”）。另外，检查MAC是否在当前TTI传输和检查MAC是否已清空RLC缓冲器（即“检查一”和“检查二”）是两个不同层面的检查步骤，“检查一”是对当前是否传输数据的检查，这与RLC缓冲器清空状态的判断（即“检查二”）属于不同层面的概念，两者的判断过程和结果并不相同，二者也不是一种包含关系。
对申请/专利文件修改的审查在实质审查、复审以及无效宣告程序中都是非常重要的一个环节，直接影响着权利人乃至公众的利益。申请人/专利权人可以修改专利文件，但不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在判断一项专利的权利要求修改是否超范围时，应当基于本领域技术人员的技术水平，对原说明书和权利要求书进行系统全面地分析，准确理解和把握原说明书和权利要求书披露的全部技术内容以及各个技术方案之间的关联性，从而客观地判断权利要求的整体技术方案是否可以从中直接地、毫无疑义地得到。
来源：中国知识产权报
作者单位：吴卫民、武磊、刘斌